引言
定牌加工的英文表述為Original Equipment Manufacturer（英文簡稱為“OEM”），是指境內(nèi)的出口加工企業(yè)接收境外委托方的委托，按境內(nèi)委托方指定的商標生產(chǎn)產(chǎn)品并將全部商品全部交付境外委托方在境外銷售，境外委托方向境內(nèi)加工方支付加工費的一種貿(mào)易方式。
在商標法的范疇中，涉外定牌加工行為是否屬于商標法意義上的商標性使用，長期以來在理論與實務中均存在較大的爭議。若這一行為不屬于商標性使用，那么涉外定牌加工將不會構成侵權商標，反之則有可能構成。由于代加工是我國出口貿(mào)易的重要一環(huán)，對于涉外定牌加工行為性質(zhì)的認定將極大地影響我國出口貿(mào)易活動，因此這一問題不僅是一個法律問題，更是一個與經(jīng)濟活動緊密聯(lián)系的政策性問題。
對于涉外定牌加工行為性質(zhì)的認定，最高人民法院從“PRETUL”鎖案”到“東風”柴油機配件案再到“HONDA”摩托車案，其司法觀點卻發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，準確掌握最高人民法院的觀點，對于出口加工貿(mào)易企業(yè)如何開展代工業(yè)務具有重要的指導意義。
一、最高人民法院對于涉外定牌加工行為性質(zhì)的認定
（一）“PRETUL”鎖案
1. 基本案情（【2014】民提字第38號）
萊斯公司于2010年3月27日受讓取得了第3071808號“PRETUL及橢圓圖形”商標專用權，該商標核定使用的商品范圍為第6類，包括五金鎖、掛鎖等。儲伯公司設立于墨西哥，并于2002年11月27日在墨西哥注冊了“PRETUL”商標，核定使用商品同樣包括鎖。2010年8月10日，儲伯公司與亞環(huán)公司簽訂了銷售合同，約定亞環(huán)公司供給儲伯公司掛鎖。2010年12月、2011年1月，寧波海關分別查扣亞環(huán)公司自該海關出口至墨西哥的228箱684打和3411箱10233打被控侵權掛鎖。2011年1月萊斯公司向?qū)幉ㄊ兄性禾崞鹪V訟，請求亞環(huán)公司停止侵權并賠償其經(jīng)濟損失。案件審理過程中，2011年3月24日儲伯公司出具一份商標授權申明，稱該公司系墨西哥注冊商標“PRETUL”的合法所有人，該公司申明亞環(huán)公司生產(chǎn)的標有“PRETUL”商標的所有型號的掛鎖均是根據(jù)該公司的授權而生產(chǎn)，并全部出口墨西哥。該案一審法院認定在產(chǎn)品上標注了與萊斯公司注冊商標“PRETUL及橢圓圖形”相同的標識的產(chǎn)品構成侵權，而對于標注了“PRETUL”商標的產(chǎn)品，因商標與萊斯公司的注冊商標不同，且不在中國境內(nèi)銷售不會造成混淆，因此這部分產(chǎn)品不侵權。二審浙江省高院認為亞環(huán)公司出口的所有產(chǎn)品均構成侵權，最終該案經(jīng)最高院一錘定音認為亞環(huán)在產(chǎn)品上貼附標志的行為不能被認定為商標意義上的使用行為，既然該行為不屬于商標性使用自然不構成商標侵權。
2. 最高法院觀點
亞環(huán)公司受儲伯公司委托，按照其要求生產(chǎn)掛鎖，在掛鎖上使用“pretul”相關標識并全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在中國市場上銷售，也就是該標識不會在我國領域內(nèi)發(fā)揮商標的識別功能，不具有使我國的相關公眾將貼附該標志的商品，與萊斯公司生產(chǎn)的商品的來源產(chǎn)生混淆和誤認的可性能。商標作為區(qū)分商品或者服務來源的標識，其基本功能在于商標的識別性，亞環(huán)公司依據(jù)儲伯公司的授權，上述使用相關“pretul”標志的行為，在中國境內(nèi)僅屬物理貼附行為，為儲伯公司在其享有商標專用權的墨西哥國使用其商標提供了必要的技術性條件，在中國境內(nèi)并不具有識別商品來源的功能。因此，亞環(huán)公司在委托加工產(chǎn)品上貼附的標志，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實現(xiàn)識別該商品來源的功能，故其所貼附的標志不具有商標的屬性，在產(chǎn)品上貼附標志的行為亦不能被認定為商標意義上的使用行為。
（二）“東風”柴油機配件案
1.基本案情（【2016】最高法民再339號 ）
上柴公司系“東風”系列圖文注冊商標的專用權人，其第100579號注冊商標注冊于1962年， 經(jīng)過上柴公司60年的連續(xù)使用及大量的廣告宣傳，在市場上享有較高知名度和商業(yè)信譽。2013年10月1日，常佳公司與印尼PT ADI公司簽訂了一份委托書，委托常佳公司依據(jù)其在印尼擁有的“DONGFENG（東風）”商標及標志，生產(chǎn)柴油機及柴油機組件，出口至進出口商，但僅可以在印度尼西亞銷售，該委托有效期至2017年1月19日。2013年10月8日，常佳公司向常州海關申報出口至印度尼西亞的柴油機配件。上柴公司以常佳公司申報出口的該批柴油機配件涉嫌侵犯上柴公司的注冊商標權為由，向常州海關提出扣留申請。2013年11月27日，上柴公司以常佳公司出口的貨侵犯其商標專用權為由，向常州市中級人民法院提起訴訟，一審法院認定常佳公司不構成侵權，上柴公司不服向江蘇省高級人民法院提起訴訟，二審法院經(jīng)審理認為常佳公司構成侵權并依法撤銷一審判決。常佳公司對二審判決不服，依法向最高人民法院申請再審，最高人民法院經(jīng)過再審，支持了常佳公司的再審申請理由，認定常佳公司不構成侵權。
2.最高法院觀點
商標的本質(zhì)屬性是其識別性或指示性，基本功能是用于區(qū)分商品或者服務的來源。一般來講，不用于識別或區(qū)分來源的商標使用行為，不會對商品或服務的來源產(chǎn)生誤導或引發(fā)混淆，以致影響商標發(fā)揮指示商品或服務來源的功能，不構成商標法意義上的侵權行為。根據(jù)原審法院查明的事實，常佳公司與印尼PTADI公司簽訂委托書接受該公司委托，依據(jù)印尼PTADI公司合法擁有的商標權生產(chǎn)柴油機及柴油機組件，并將產(chǎn)品完全出口至印度尼西亞銷售。在常佳公司加工生產(chǎn)或出口過程中，相關標識指向的均是作為委托人的印尼PTADI公司，并未影響上柴公司涉案注冊商標在國內(nèi)市場上的正常識別區(qū)分功能，不會導致相關公眾的混淆誤認?？紤]到定牌加工是一種常見的、合法的國際貿(mào)易形式，除非有相反證據(jù)顯示常佳公司接受委托未盡合理注意義務，其受托加工行為對上柴公司的商標權造成了實質(zhì)性的損害，一般情況下不應認定其上述行為侵害了上柴公司的商標權。
……就本案而言，常佳公司作為定牌加工合同中的受托人，在接受印尼PTADI公司的委托加工業(yè)務時，已經(jīng)審查了相關權利證書資料，充分關注了委托方的商標權利狀態(tài)。在印度尼西亞相關司法機構判決相關商標歸屬上柴公司期間，還就其時的定牌加工行為與上柴公司溝通并簽訂協(xié)議，支付了適當數(shù)額的補償費用?？梢?，常佳公司接受委托從事定牌加工業(yè)務，對于相關商標權利狀況已經(jīng)適當履行了審慎適當?shù)淖⒁饬x務。
……即便綜合國際貿(mào)易現(xiàn)實需要進行綜合衡量，也沒有足夠理由認定常佳公司從事涉案定牌加工行為已對上柴公司造成實質(zhì)損害，并進而有必要作為商標法意義上的侵權行為予以認定。
（三）“HONDA”摩托車案
1.基本案情（【2019】最高法民再138號）
本田株式會社是一家專業(yè)生產(chǎn)摩托車等產(chǎn)品的大型跨國公司，其最早于1988年5月30日即注冊了第314940號“HONDA”商標，核定商品類別為12類包括車輛等，此后其還獲得了503699號、第1198975號注冊商標，核定使用商品類別均為12類包括車輛等。2016年4月3日恒勝鑫泰公司與美華公司簽訂了一份涉外定牌加工合同，由美華公司向恒勝鑫泰公司訂購220套摩托車散件，品牌為HONDAKIT。其中“HONDAKIT”商標系緬甸公民ThetMonAung于2016年6月23日在緬甸獲得核準注冊，核定使用商品類別包括車輛等。恒勝集團公司系恒勝鑫公司的控股母公司，涉案的產(chǎn)品由恒勝集團公司制造，并由恒勝鑫公司辦理出口事宜。恒勝公司生產(chǎn)加工涉案的產(chǎn)品獲得了“HONDAKIT”商標權利人的授權。2016年6月30日昆明海關查扣了涉案產(chǎn)品，涉案摩托車上使用的“HONDAKIT”及圖形標識，突出增大“HONDA”文字部分，縮小“KIT”文字部分，同時將H字母和類似羽翼形狀部分標以紅色，遂向本田株式會社發(fā)出了確權通知書。本田株式會社認定恒勝集團公司與恒勝鑫公司的行為對其構成侵權，遂向云南省德宏傣族景頗族自治州中級人民法院提起訴訟。該案一二審法院的觀點截然想法，一審法院認定兩被告構成侵權，二審法院認為兩被告不構成侵權。本田株式會社公司不服二審判決，向最高人民法院提起再審，再審法院經(jīng)審理最終認定涉外定牌加工行為也屬于商標性使用，兩被告構成侵權。
2.最高法院觀點
商標使用行為是一種客觀行為，通常包括許多環(huán)節(jié)，如物理貼附、市場流通等等，是否構成商標法意義上的“商標的使用”應當依據(jù)商標法作出整體一致解釋，不應該割裂一個行為而只看某個環(huán)節(jié)，要防止以單一環(huán)節(jié)遮蔽行為過程，要克服以單一側面代替行為整體。商標使用意味著使某一個商標用于某一個商品，其可能符合商品提供者與商標權利人的共同意愿，也可能不符合商品提供者與商標權利人的共同意愿；某一個商標用于某一個商品以至于二者合為一體成為消費者識別商品及其來源的觀察對象，既可能讓消費者正確識別商品的來源，也可能讓消費者錯誤識別商品的來源，甚至會出現(xiàn)一些消費者正確識別商品的來源，而另外一些消費者錯誤識別商品的來源這樣錯綜復雜的情形。這些現(xiàn)象紛繁復雜，無不統(tǒng)攝于商標使用，這些利益反復博弈，無不統(tǒng)轄于商標法律。因此，在生產(chǎn)制造或加工的產(chǎn)品上以標注方式或其他方式使用了商標，只要具備了區(qū)別商品來源的可能性，就應當認定該使用狀態(tài)屬于商標法意義上的“商標的使用”。
……本案中被訴侵權商品運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的經(jīng)營者即存在接觸的可能性。而且，隨著電子商務和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，即使被訴侵權商品出口至國外，亦存在回流國內(nèi)市場的可能。同時，隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，中國消費者出國旅游和消費的人數(shù)眾多，對于“貼牌商品”也存在接觸和混淆的可能性。
……恒勝鑫泰公司、恒勝集團公司主張，恒勝集團公司獲得了緬甸公司的商標使用授權，因此不構成侵權。對此，應予指出，商標權作為知識產(chǎn)權，具有地域性，對于沒有在中國注冊的商標，即使其在外國獲得注冊，在中國也不享有注冊商標專用權，與之相應，中國境內(nèi)的民事主體所獲得的所謂“商標使用授權”，也不屬于我國商標法保護的商標合法權利，不能作為不侵犯商標權的抗辯事由。因此，二審法院認為“恒勝集團公司生產(chǎn)涉案產(chǎn)品經(jīng)過緬甸商標權利人合法授權”，適用法律錯誤，本院予以糾正。
二、對最高院關于涉外定牌加工行為性質(zhì)認定關系的分析
從最高院在前述案件的司法觀點來看，最高院對于涉外定牌加工行為是否屬于商標性使用的觀點，已經(jīng)發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變。在“PRETUL”鎖案和“東風”柴油機配件案中，最高院認為涉外定牌加工的行為不構成商標性使用，其認定邏輯如下：（1）商標的本質(zhì)屬性在于識別性或者指示性，即區(qū)分商品或者服務的來源；（2）構成商標性使用的前提在于發(fā)揮商標的識別性功能；（3）發(fā)揮商品的識別性功能的前提在于相關公眾能夠接觸到標識商標的商品；（4）由于涉外定牌加工的商品全部出口，因此相關公眾無法接觸到標識商標的商品；（5）因此無法發(fā)揮商標的識別性功能，所以涉外定牌加工的行為不構成商標性使用。司法實踐中直到“HONDA”摩托車案以前，最高院在一定時期內(nèi)對于涉外定牌加工的觀點也較為統(tǒng)一，也即認為商標標識的產(chǎn)品不在中國境內(nèi)銷售，因此該商標標識不具有識別商品來源的意義。在“東風”柴油機配件案中，對于涉外定牌加工行為是否會構成商標侵權，最高院同時還認為需要考察受托人是否盡到了合理的注意義務，即國內(nèi)加工企業(yè)對境外委托人在境外是否享有注冊商標專用權或者取得合法授權許可應當進行必要的審查，其未盡到審查或合理注意義務的，應當認定國內(nèi)加工企業(yè)存在過錯，其定牌加工行為亦可能構成商標侵權。
而在“HONDA”摩托車案中最高院一改以往的觀點，認為在生產(chǎn)加工的產(chǎn)品上使用了商標，只要該商標具備了區(qū)別商品來源可能性，就應當認定該商標使用狀態(tài)屬于商標法意義上的“商標使性用。”在商標使用的過程中，識別商品來源的相關公眾除了商品的直接消費者外，還包括與貼牌商品銷售密切相關的經(jīng)營者，在定牌加工的場景下貼牌商品運輸環(huán)節(jié)的經(jīng)營者既存在接觸商品的可能性。此外，該案最高院還從貿(mào)易全球化的視角對涉外定牌加工商品存在被國內(nèi)消費者接觸并可能導致混淆進行了闡述，理由主要有兩點：第一、隨著跨國電子商務的發(fā)展，即便是貼牌商品出口至國外也存在回流國內(nèi)市場的可能性；第二、隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，跨境旅游消費的中國人越來越多，因此即便是貼牌商品在國外也能夠被國內(nèi)消費者接觸到。所以最高院最終改變了“涉外定牌加工”的產(chǎn)品不在中國市場流通不會導致相關公眾混淆的觀點，認為這一行為同樣屬于商標性使用。在“HONDA”案中，由于恒勝鑫泰公司、恒勝集團公司在涉案的摩托車產(chǎn)品上突出使用“HONDA”文字能夠造成相關公眾混淆，因此構成商標侵權。
此外，最高院在“HONDA”摩托車案中，特別強調(diào)了一點“法律適用上，要維護法律制度的統(tǒng)一性，不能把某種貿(mào)易方式（如本案爭議的涉外定牌加工方式）簡單地固化為不侵犯商標權的除外情形，否則就違背了商標法上商標侵權判斷的基本規(guī)則，這是必須加以澄清和強調(diào)的問題”?？梢?，對于涉外定牌加工行為的性質(zhì)，自“HONDA”摩托車案始需要以一種新的視角來認定，需要回歸到商標侵權判定的基本法理，從受托人的行為是否會導致相關公眾混淆上來分析和判斷，而不應一概認定“涉外定牌加工”行為不構成侵權。
三、“HONDA”摩托車案對從事代工企業(yè)的啟示
自“HONDA”摩托車案后，對于從事代工業(yè)務的企業(yè)在接受海外訂單時，除了需要審查其在代工產(chǎn)品上貼附的商標是否有境外商標權利人合法的授權外，還需要審查該商標是否與國內(nèi)的注冊商標構成權利沖突。尤其是對于在國內(nèi)特定產(chǎn)品類別上已經(jīng)具備較高知名度的商標，代加工企業(yè)需要盡到合理的避讓義務，畢竟“涉外定牌加工”不再成為其不構成侵權的“免死金牌”。對于商標侵權風險規(guī)避，企業(yè)需要善于利用公開的商標檢索系統(tǒng)，做好侵權風險排查，以免在商標這個問題上“栽了跟頭”。
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