商標(biāo)法第五十九條第三款能否激活知名而特有商品名稱保護(hù)？
作者‖黃璞琳
原載‖《中華商標(biāo)》2016年第1期
2013年8月30日修正的《商標(biāo)法》第五十九條第三款，規(guī)定了在先商標(biāo)繼續(xù)使用抗辯制度：“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。”也就是說(shuō)，在某件注冊(cè)商標(biāo)核定使用的商品范圍內(nèi)，可能會(huì)有他人在先善意使用的相同或近似的未注冊(cè)商標(biāo)在一定范圍內(nèi)與其合法共存，但注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人有權(quán)要求該未注冊(cè)商標(biāo)持有人附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。當(dāng)然，此類在先未注冊(cè)商標(biāo)以“雙先”使用為前提：先于注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)日，先于該商標(biāo)注冊(cè)人的使用日。
《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第五條第（二）項(xiàng)保護(hù)的“知名而特有的商品名稱包裝裝潢”，實(shí)質(zhì)上是知名的未注冊(cè)商標(biāo)。那么，新《商標(biāo)法》第五十九條第三款確立的在先商標(biāo)繼續(xù)使用抗辯制度，能否進(jìn)一步激活前述“知名而特有的商品名稱包裝裝潢”之保護(hù)規(guī)定？最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭2013年7月11日給工商總局商標(biāo)局《關(guān)于“榮華月餅”是否為知名商品特有名稱等有關(guān)問(wèn)題的復(fù)函》中的相關(guān)觀點(diǎn)，是否需要修正？
最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭在該復(fù)函中認(rèn)為：“根據(jù)我國(guó)的商標(biāo)注冊(cè)制度，商標(biāo)一旦獲準(zhǔn)注冊(cè)即具有專用權(quán)，排斥他人在相同類似商品上使用相同近似商標(biāo)。反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法對(duì)于知名商品特有名稱的保護(hù)本質(zhì)上是對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)，相對(duì)于商標(biāo)法對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)而言具有補(bǔ)充性。商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)后，在其核定使用的商品范圍內(nèi)，與其相同或者近似的標(biāo)識(shí)，不能再通過(guò)實(shí)際使用行為而產(chǎn)生未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)或者知名商品特有名稱權(quán)，否則將損害商標(biāo)注冊(cè)制度的基本價(jià)值。 第533357號(hào)‘榮華’商標(biāo)于1990年11月10日即在‘糖果、糕點(diǎn)’商品上獲得注冊(cè)。在他人已有注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)存在的情況下，香港榮華公司不能依據(jù)其在后對(duì)‘榮華月餅’的使用行為，以相同或者近似標(biāo)識(shí)在‘月餅’這一類似商品上再取得一個(gè)知名商品特有名稱權(quán)?！?/p>
最高人民法院就香港榮華公司與商評(píng)委、蘇氏榮華商行第1255171號(hào)“榮華月”商標(biāo)爭(zhēng)議行政糾紛再審審查案，所作的（2012）知行字第18號(hào)行政裁定書認(rèn)為，香港榮華公司稱其“榮華月餅”早在1980年就為中國(guó)大陸地區(qū)消費(fèi)者所認(rèn)知的新證據(jù)，不屬于會(huì)對(duì)該案裁判產(chǎn)生重大影響的新證據(jù)。顯然，最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭在前述復(fù)函中持以下觀點(diǎn)：在一件注冊(cè)商標(biāo)有效期內(nèi)，他人在相同類似商品上實(shí)際使用相同或近似的未注冊(cè)商標(biāo)或者商品名稱，即使是在先使用，也不能取得未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)或者知名商品特有名稱權(quán)。
不過(guò)，最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭在前述復(fù)函中，對(duì)于在后注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日之前，他人已經(jīng)在相同類似商品上在先善意使用并在先知名的相同或近似的特有名稱包裝裝潢，能否與該在后注冊(cè)商標(biāo)善意共存，觀點(diǎn)仍不夠明確。從孔祥俊法官在其2009年出版的《商標(biāo)與不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法原理和判例》第362-367頁(yè)所持觀點(diǎn)來(lái)看，他是傾向于“以犧牲在先善意使用人的利益為代價(jià)，實(shí)現(xiàn)維護(hù)注冊(cè)商標(biāo)的強(qiáng)保護(hù)、維護(hù)市場(chǎng)的統(tǒng)一性等價(jià)值”，“在先的善意使用不能構(gòu)成不侵權(quán)的抗辯事由”。孔祥俊法官在2012年9月出版的《商標(biāo)法適用的基本問(wèn)題》（中國(guó)法制出版社）第46頁(yè)，則對(duì)善意在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)能否對(duì)抗在后注冊(cè)商標(biāo)權(quán)的問(wèn)題，調(diào)整觀點(diǎn)為“該問(wèn)題最好留給立法去解決”。
在先商標(biāo)繼續(xù)使用抗辯制度，實(shí)質(zhì)上是承認(rèn)了在先使用并有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)，可與他人在相同類似商品上在后注冊(cè)的相同近似商標(biāo)善意共存。個(gè)人認(rèn)為，最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭前述復(fù)函中的觀點(diǎn)，應(yīng)根據(jù)新《商標(biāo)法》予以修正，即：在后注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日之前，他人已經(jīng)在相同類似商品上先于該商標(biāo)注冊(cè)人善意使用的相同或近似的商品名稱包裝裝潢，若具有較高市場(chǎng)知名度（包括在后注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日之前已經(jīng)在先知名，也包括在后注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日之前在先使用但該日之后才知名）的，應(yīng)認(rèn)定為《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第五條第（二）項(xiàng)保護(hù)的“知名而特有的商品名稱包裝裝潢”，承認(rèn)該在先使用人取得知名而特有的商品名稱包裝裝潢權(quán)益，承認(rèn)其可與在后注冊(cè)商標(biāo)善意共存，尊重并保護(hù)雙方已形成的市場(chǎng)格局。
另外，在已有在先注冊(cè)商標(biāo)情況下，他人在后使用的商標(biāo)一定不能構(gòu)成知名而特有的商品名稱包裝裝潢嗎？實(shí)務(wù)中也得個(gè)案評(píng)析。在工商總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)、香港榮華公司與蘇國(guó)榮因第3865608號(hào)“榮華”商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛上訴案中，在案證據(jù)雖然未能證明香港榮華公司在中國(guó)大陸地區(qū)使用“榮華月餅”名稱的時(shí)間早于蘇國(guó)榮第533357號(hào)“榮華及圖”商標(biāo)申請(qǐng)日，但北京市高級(jí)人民法院于2014年12月19日作出的（2014）高行終字第2010號(hào)行政判決，仍然認(rèn)定香港榮華公司在后實(shí)際使用的“榮華月餅”構(gòu)成知名商品的特有名稱。其理由是：1、商標(biāo)的價(jià)值主要在于使用，商標(biāo)通過(guò)使用才能發(fā)揮其揭示商品或服務(wù)來(lái)源的基本作用。凡是不以實(shí)際使用為目的且取得注冊(cè)后無(wú)正當(dāng)理由未能實(shí)際使用或者在較長(zhǎng)時(shí)期未能實(shí)際使用的已注冊(cè)商標(biāo)，均不應(yīng)當(dāng)受到商標(biāo)法的過(guò)多保護(hù)。2、在先商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)后在較長(zhǎng)期限內(nèi)并未進(jìn)行合法有效的實(shí)際使用，其注冊(cè)人明知應(yīng)知他人在相同類似商品上有一定正當(dāng)性地使用相同或近似商標(biāo)，卻在較長(zhǎng)期限內(nèi)無(wú)意或者怠于追究該使用行為，則在后商標(biāo)使用人對(duì)其商標(biāo)的使用會(huì)形成相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)秩序，應(yīng)當(dāng)給予一定程度的關(guān)注和保護(hù)。
個(gè)人覺(jué)得，新《商標(biāo)法》第五十九條第三款確立在先商標(biāo)繼續(xù)使用抗辯制度，有可能具有更為深層次的意義，即：進(jìn)一步表明《商標(biāo)法》以促進(jìn)商標(biāo)的實(shí)際使用為價(jià)值選擇，進(jìn)一步激活《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第五條第（二）項(xiàng)有關(guān)“知名而特有的商品名稱包裝裝潢”的保護(hù)規(guī)定，對(duì)善意使用并獲得相對(duì)穩(wěn)定市場(chǎng)地位的未注冊(cè)商標(biāo)給予更多的尊重和保護(hù)。當(dāng)然，這一切有待商業(yè)實(shí)踐和司法實(shí)務(wù)逐步驗(yàn)證、逐步明晰邊界。
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